實(shí)踐中，注冊(cè)商標(biāo)成為通用名稱通常有兩種情形，一種是將已經(jīng)成為通用名稱的標(biāo)識(shí)申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)。如注冊(cè)于茶商品上的“蘭貴人”商標(biāo)。而另一種情形是，商標(biāo)在注冊(cè)時(shí)符合法律規(guī)定，只是因?yàn)樵谧?cè)之后的使用過(guò)程中，由于保護(hù)不力而使該商標(biāo)成為通用名稱，喪失了注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。如拜耳公司的“阿司匹林(aspirin)”商標(biāo)。
在修改前的《商標(biāo)法》中，對(duì)上述兩種情形并未予以區(qū)分，當(dāng)事人可以依據(jù)《商標(biāo)法》第四十一條第一款相關(guān)規(guī)定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱商評(píng)委)提出申請(qǐng)，通過(guò)爭(zhēng)議程序予以解決。但從爭(zhēng)議制度的設(shè)置目的和法律后果來(lái)看，此類案件的審理中往往存在兩方面的問(wèn)題。
一是判斷通用名稱的時(shí)間點(diǎn)難以把握。爭(zhēng)議制度是為了解決商標(biāo)注冊(cè)時(shí)的不合法問(wèn)題，所以舉證時(shí)間點(diǎn)要求為爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)前，即爭(zhēng)議申請(qǐng)人應(yīng)提交在此之前，該商標(biāo)已經(jīng)成為通用名稱的相關(guān)證據(jù)。如“莫代爾”、“杏靈”商標(biāo)爭(zhēng)議案中，法院均認(rèn)為，“莫代爾”、“杏靈”收入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間晚于系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)及獲注時(shí)間，在此之前，上述文字尚未成為通用名稱，故維持兩商標(biāo)有效。由此可見(jiàn)，在爭(zhēng)議案件中，應(yīng)以系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間作為判斷是否成為通用名稱的時(shí)間，不應(yīng)考慮注冊(cè)后的事實(shí)撤銷注冊(cè)時(shí)合法的商標(biāo)。而對(duì)于注冊(cè)后通用化的商標(biāo)，因其成為通用名稱的事實(shí)發(fā)生在注冊(cè)之后，如果仍以系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間作為判斷通用名稱的時(shí)間點(diǎn)，則系爭(zhēng)商標(biāo)往往難以撤銷。因此，在修改前的《商標(biāo)法》中，爭(zhēng)議程序似乎并不能解決注冊(cè)商標(biāo)退化為通用名稱的撤銷問(wèn)題。
二是商標(biāo)專用權(quán)的起止難以統(tǒng)一。在爭(zhēng)議程序中被撤銷的商標(biāo)，撤銷決定一旦生效，其專用權(quán)即視為自始無(wú)效，這對(duì)于注冊(cè)時(shí)即為通用名稱的商標(biāo)并無(wú)不當(dāng)，但注冊(cè)后退化為通用名稱的商標(biāo)，其注冊(cè)行為合法，只是注冊(cè)后由于使用不當(dāng)或沒(méi)有積極維護(hù)商標(biāo)權(quán)等原因，導(dǎo)致商標(biāo)成為通用名稱，也要面臨同樣的法律后果，則不盡合理。
之所以存在上述問(wèn)題，主要是因?yàn)樾薷那暗摹渡虡?biāo)法》未對(duì)商標(biāo)權(quán)的“無(wú)效”、“撤銷”進(jìn)行區(qū)分。具體地講，商標(biāo)的無(wú)效，指商標(biāo)本身不具備注冊(cè)的合法性，自一開始就不應(yīng)得到法律保護(hù)；而商標(biāo)的撤銷，是商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生之后的事由如不當(dāng)使用，從而喪失了繼續(xù)受保護(hù)的基礎(chǔ)。
新《商標(biāo)法》中對(duì)于“無(wú)效”、“撤銷”概念的厘清，使得上述涉及通用名稱商標(biāo)的兩種情形得以區(qū)分。
新《商標(biāo)法》中，將第五章名稱由“注冊(cè)商標(biāo)爭(zhēng)議的裁定”，改為“注冊(cè)商標(biāo)的無(wú)效宣告”，對(duì)雖已注冊(cè)但注冊(cè)時(shí)存在不得注冊(cè)情形的商標(biāo)，歸入“無(wú)效宣告”程序；而對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)使用不規(guī)范或不使用的事由，歸入到商標(biāo)局撤銷程序中。針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)退化為通用名稱的情形，新《商標(biāo)法》第四十九條第二款增加了“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)”的規(guī)定，將其納入到商標(biāo)局撤銷事由中
因此，新《商標(biāo)法》實(shí)施后，上述涉及通用名稱的兩種情形有不同的程序選擇。對(duì)于第一種情形歸入第四十四條第一款，由商標(biāo)局做出無(wú)效宣告或由任何單位、個(gè)人請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告無(wú)效。商標(biāo)局或商評(píng)委做出無(wú)效宣告且生效后，涉案商標(biāo)的專用權(quán)自始無(wú)效。此類案件中，權(quán)利人需提交在爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)之前成為通用名稱的證據(jù)。第二種情形則歸入第四十九條第二款，任何單位或者個(gè)人可向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷，并提交該商標(biāo)在獲準(zhǔn)注冊(cè)之后，為行業(yè)廣泛使用，退化為通用名稱的證據(jù)。該商標(biāo)被撤銷后，其撤銷效力不溯及既往，其商標(biāo)專用權(quán)自撤銷決定生效之后喪失，從而使得此類商標(biāo)專用權(quán)的起止時(shí)間更為合理。
因此，對(duì)于涉及通用名稱的注冊(cè)商標(biāo)，相關(guān)權(quán)利人應(yīng)區(qū)別該商標(biāo)成為通用名稱的時(shí)間點(diǎn)，選擇正確的程序和法律條款并收集相關(guān)證據(jù)，從而更好地實(shí)現(xiàn)法律修改的意圖和權(quán)利主張。
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